Wyrok TSUE z dnia 22 października 2020 r., Ferrari SpA, sprawy połączone C-720/18 i C-721/18

PRZEDMIOT

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy). Sprawy dotyczą wykładni art. 12 ust. 1 (rzeczywiste używanie znaku towarowego) i art. 13 (używanie znaku towarowego w odniesieniu do części towarów lub usług) dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Sprawa dotyczy oceny, czy sprzedaż części zamiennych i używanych samochodów marki Testarossa (model produkowany w latach 1984–1996) przez Ferrari SpA stanowi rzeczywiste używanie znaku towarowego, a jeśli tak – czy zachowuje ten znak w rejestrze dla całej kategorii samochodów, czy tylko dla „drogich samochodów sportowych wysokiej klasy” jako domniemanej podkategorii.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Czy art. 12 ust. 1 i art. 13 dyrektywy 2008/95/WE należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy zarejestrowany dla kategorii towarów i części zamiennych do tych towarów, używany wyłącznie w odniesieniu do niektórych towarów tej kategorii lub wyłącznie w odniesieniu do części zamiennych lub akcesoriów do niektórych z tych towarów, musi być uznany za używany w odniesieniu do wszystkich towarów tej kategorii i części zamiennych do tych towarów? Czy sprzedaż używanych towarów oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym przez uprawnionego może stanowić rzeczywiste używanie tego znaku?

Artykuł 12 ust. 1 i art. 13 dyrektywy 2008/95/WE należy interpretować w ten sposób, że: (1) znak towarowy zarejestrowany dla kategorii towarów i ich części zamiennych, używany wyłącznie dla niektórych towarów z tej kategorii lub wyłącznie dla ich części zamiennych lub akcesoriów, uznaje się za rzeczywiście używany dla wszystkich towarów tej kategorii i ich części zamiennych, chyba że wyraźnie wynika, iż konsumenci postrzegają te towary jako odrębną podkategorię; (2) sprzedaż przez uprawnionego używanych towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym może stanowić rzeczywiste używanie tego znaku, jeżeli uprawniony posługuje się nim zgodnie z jego podstawową funkcją; (3) ciężar dowodu rzeczywistego używania znaku spoczywa na uprawnionym do znaku towarowego.

STAN FAKTYCZNY

Ferrari SpA jest właścicielem znaku towarowego „Testarossa” – zarejestrowanego zarówno jako krajowy znak towarowy w Niemczech, jak i jako rejestracja międzynarodowa (obejmująca Niemcy i Szwajcarię) – dla pojazdów silnikowych (klasa 12 klasyfikacji nicejskiej). Ferrari produkowało samochody Testarossa od 1984 r. do 1996 r. (z następcami modelu włącznie). Po zaprzestaniu produkcji Ferrari kontynuowało sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do modelu Testarossa oraz oferowało usługi serwisowe, osiągając obroty rzędu ok. 17 000 EUR z tytułu sprzedaży części zamiennych w latach 2011–2017. Ferrari odsprzedawało również certyfikowane używane samochody Testarossa.

DU, powód w postępowaniu głównym (producent zabawek i rowerów chcący używać nazwy „Testarossa” dla swoich produktów), wystąpił z powództwem o unieważnienie obu znaków towarowych Ferrari z powodu braku rzeczywistego używania. Landgericht Düsseldorf uwzględnił powództwo, stwierdzając brak rzeczywistego używania znaku. Ferrari odwołało się do Oberlandesgericht Düsseldorf, który skierował szereg pytań prejudycjalnych do TSUE.

GŁÓWNE TEZY

• Używanie znaku towarowego dla integralnych części zamiennych do towarów, które zostały wcześniej wprowadzone na rynek pod tym znakiem, stanowi rzeczywiste używanie znaku w odniesieniu do wszystkich towarów danej kategorii. Podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazanie źródła pochodzenia – i ta funkcja jest realizowana przy sprzedaży oryginalnych części zamiennych (nb. 32–36).
• Odsprzedaż przez uprawnionego używanych towarów oznaczonych spornym znakiem może stanowić rzeczywiste używanie znaku, ponieważ wyczerpanie prawa do znaku towarowego (art. 7 dyrektywy 2008/95/WE) nie wyklucza prawa uprawnionego do ponownego posłużenia się tym znakiem przy wprowadzaniu towaru na rynek (nb. 38–43).
• Kryterium wyróżnienia podkategorii towarów jest cel i przeznaczenie tych towarów. Drogie sportowe samochody wysokiej klasy służą temu samemu celowi co inne samochody (transport drogowy), zatem nie tworzą odrębnej, spójnej podkategorii i używanie znaku dla nich chroni znak dla całej kategorii „samochodów” (nb. 44–52).
• Ciężar dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego spoczywa na uprawnionym do znaku, którego dotyczy wniosek o unieważnienie z powodu braku używania (nb. 57–61).
• Umowa dwustronna między Niemcami a Szwajcarią z 1892 r. o wzajemnej ochronie patentów, wzorów i znaków towarowych, przewidująca że używanie znaku towarowego w jednym z tych państw zachowuje znak w drugim, może być stosowana na podstawie art. 351 TFUE, mimo że nie jest umową wielostronną wiążącą UE (nb. 62–74).

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

Brak – Trybunał postanowił rozstrzygnąć sprawę bez opinii.

POWIĄZANE SPRAWY

• Wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul BV v Ajax Brandbeveiligining BV, C-40/01, EU:C:2003:145 – rzeczywiste używanie znaku po zaprzestaniu produkcji dla usług posprzedażnych
• Wyrok z dnia 13 września 2007 r., Il Ponte Finanziaria v OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514 – tworzenie podkategorii towarów
• Wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r., Syed, C-572/17, EU:C:2018:1033 – dystrybucja jako czynność naruszająca prawa do znaku

AKTY PRAWNE

Dyrektywa 2008/95/WE: Parlament Europejski i Rada, 22 października 2008 r., mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

Przepisy mające znaczenie dla sprawy: art. 12 ust. 1 (wygaśnięcie prawa do znaku z powodu braku rzeczywistego używania), art. 13 (używanie dla części towarów), art. 7 ust. 1 (wyczerpanie prawa), art. 351 TFUE (stosowanie umów dwustronnych).

Uwaga: dyrektywa 2008/95/WE została zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436, której art. 19 ust. 1 i art. 20 zawierają przepisy merytorycznie identyczne z przepisami rozpatrywanymi w niniejszej sprawie.

SŁOWA KLUCZOWE

rzeczywiste używanie znaku towarowego; wygaśnięcie prawa do znaku towarowego; części zamienne; odsprzedaż używanych towarów; podkategoria towarów; ciężar dowodu; dyrektywa 2008/95/WE; marki klasyczne; Ferrari; Testarossa

LINK DO WYROKU

Wyrok TSUE z dnia 22 października 2020 r., C-720/18 i C-721/18 (Ferrari SpA) – EUR-Lex